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Champ d’exercice – Avocat(e)s et personnes qui ne sont pas des agent(e)s – Règles sur les brevets, Règlement sur les marques de commerce et Loi sur le CABAMC

Le scénario et l’analyse suivants décrivent le champ d’exercice des personnes qui ne sont pas des agent(e)s, y compris les avocat(e)s qui ne sont pas des agent(e)s, et indiquent dans quelles circonstances les demandeur(-euse)s ont le droit d’agir en leur propre nom.

Par défaut, cette analyse explore ce qui relève exclusivement du champ d’exercice des titulaires de permis et permet de faire la distinction entre les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce, lesquels sont administrés par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), et les dispositions de la Loi sur le CABAMC, qui sont administrées par le CABAMC. 

Le scénario

Quelques scénarios peuvent être envisagés par rapport au champ d’exercice, par exemple :

  • la question de savoir si un(e) avocat(e) qui n’est pas un(e) agent(e) ou un(e) autre représentant(e) a le droit de représenter un(e) demandeur(-euse)s devant l’OPIC;
  • la question de savoir si un(e) demandeur(-euse) ou un(e) opposant(e) peut agir en son propre nom devant le bureau du registraire des marques de commerce ou la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC).

Pour plus de clarté, les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce précisent qui a le droit de comparaître devant l’OPIC, le Bureau des brevets, le bureau du registraire des marques de commerce et la COMC au nom d’un(e) demandeur(-euse) ou d’un(e) opposant(e). La Loi sur le CABAMC définit ce qu’est une pratique non autorisée.

Les règles

La Loi sur le CABAMC définit ce qu’est une pratique non autorisée.

Représentations non autorisées : Bureau des brevets

70 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou dans toute autre affaire devant le Bureau des brevets.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Représentation non autorisée : bureau du registraire des marques de commerce

71 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, il est interdit à quiconque de représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent de marques de commerce dont le permis n’est pas suspendu, au conseiller juridique qui fournit des services juridiques conformément à la loi ou à la personne appartenant à une catégorie de personnes exemptée par règlement.

Les Règles sur les brevets prévoient qu’une personne demandeuse peut nommer un(e) agent(e) pour la représenter, mais elles ne l’obligent généralement pas à le faire (à quelques exceptions près, notées ci-dessous).

Pouvoir de nommer un agent de brevets

27 (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet.

Les Règles sur les brevets prévoient également que lorsqu’il y a plusieurs personnes demandeuses pour un brevet, une d’elles peut être désignée comme leur représentante commune.

Pouvoir des codemandeurs de nommer un représentant commun

26 (1) Lorsqu’il y a plus d’un demandeur pour une demande de brevet, l’un des codemandeurs peut être nommé représentant commun par les autres codemandeurs.

Pouvoir des cobrevetés de nommer un représentant commun

(2) Lorsqu’il y a plus d’un breveté pour un brevet, l’un des cobrevetés peut être nommé représentant commun par les autres cobrevetés.

Les Règles sur les brevets prévoient trois cas de figure dans lesquels la désignation d’un(e) agent(e) en brevets est obligatoire :

Obligation de nommer un agent de brevets

27 (2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :

    1. la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;
    2. il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;
    3. le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.

Le Règlement sur les marques de commerce n’exige pas non plus que la personne demandeuse nomme un(e) agent(e).

Cependant, le Règlement sur les marques de commerce interdit à toute personne qui n’est pas agent(e) de marques de commerce de représenter une personne devant le bureau du registraire des marques de commerce (et, par voie de conséquence, devant la COMC agissant au nom du registraire dans le cadre de procédures d’opposition et de procédures en vertu de l’article 45).

Les exceptions relatives à ce à quoi une personne qui n’est pas un(e) agent(e) a le droit de faire au nom d’une personne demandeuse sont énoncées dans le paragraphe 25(3), et les exceptions en matière de représentation sont énoncées au paragraphe 25(4).

Personnes autorisées à agir

25 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.

Cas où un agent de marques de commerce a été nommé

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :

    1. ne peut agir en son propre nom;
    2. ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

Exceptions

(3) Dans les affaires ci-après, [une personne qui a nommé un(e) agent(e) de marques de commerce] peut agir en son propre nom :

    1. a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;
    2. b) le versement d’un droit;
    3. c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;
    4. d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;
    5. e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.

Exceptions

(4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que celle-ci soit, ou non, un agent de marques de commerce.

Conseils du CABAMC

En général, une personne demandeuse peut agir en son propre nom devant l’OPIC ou le bureau du registraire des marques de commerce.

Une exception à cette règle générale est prévue au paragraphe 27(2) des Règles sur les brevets, qui précise qu’un(e) agent(e) doit être nommé(e) dans les cas suivants :

  • la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;
  • il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;
  • le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.

Il n’y a pas de règle sur l’obligation en matière de nomination dans le Règlement sur les marques de commerce.

Le Règlement sur les marques de commerce n’interdit pas à une personne demandeuse d’agir en son propre nom devant la COMC si elle n’a pas nommé d’agent(e); il n’exige pas non plus qu’elle nomme un(e) agent(e). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le Règlement contient des règles concernant ce qu’une personne demandeuse peut faire elle-même dans le cas où elle a nommé un(e) agent(e). 

En effet, les Règles sur les brevets déterminent qui peut comparaître devant l’OPIC au nom d’un(e) demandeur(-euse) et le Règlement sur les marques de commerce détermine qui peut comparaître devant la COMC.

La Loi sur le CABAMC, quant à elle, définit ce qui serait considéré comme une pratique non autorisée. Les articles 70 et 71 de la Loi sur le CABAMC prévoient des exceptions pour les conseiller(-ère)s juridiques qui fournissent des services juridiques conformément à la loi ou pour les personnes appartenant à une catégorie de personnes exemptées par règlement. Cependant, cela ne signifie pas que ces personnes ont nécessairement le droit de comparaître devant l’OPIC ou le TMOB; le droit de comparaître au nom d’un(e) demandeur(-euse) devant l’OPIC ou la COMC est déterminé par l’OPIC et par les Règles sur les brevets et le Règlement sur les marques de commerce en vigueur.

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