Le protonotaire de la Cour fédérale a récemment rendu une décision concernant le secret professionnel de l’agent de brevets dont tous les titulaires de permis devraient être au courant.
Dans le cadre de l’affaire JANSSEN INC. et MITSUBISHI TANABE PHARMA CORPORATION c. SANDOZ CANADA INC., 2021 CF 1265, la Cour a déclaré ce qui suit :
[13] Le secret professionnel qui lie un avocat à son client a une large application. Une communication entre un avocat et son client est présumée protégée (1) s’il s’agit d’une communication entre un avocat et son client; (2) si elle vise à donner ou à recevoir des conseils juridiques, qu’elle soit litigieuse ou non; et (3) si elle est destinée à être confidentielle par les parties (Solosky c. La Reine, 1979 CanLII 9 (CSC), 105 DLR (3d) 745, [1980] 1 RCS 821, p. 833 à 834, 837).
[14] Selon le texte de l’article 16.1, le secret professionnel de l’agent de brevets ne peut s’appliquer que si trois conditions précises sont remplies. La loi ne permet pas à la Cour d’examiner ou d’appliquer d’autres facteurs analogues, et elle ne met pas expressément les agents de brevets et les avocats sur un pied d’égalité en ce qui concerne le secret professionnel qui s’applique aux communications avec leurs clients. L’article 16.1(1)c) se limite à donner ou à recevoir des conseils « en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention ».[DD1]
La Cour a souligné les points suivants :
- Il n’existe, semble-t-il, aucun débat parlementaire ou aucune autre source de renseignements qui pourraient faire la lumière sur l’intention de la législature lorsqu’elle a créé le secret professionnel des agents de brevets;
- La raison d’être de la politique qui sous-tend la Loi sur les brevets est la négociation des brevets, ou contrepartie. La négociation des brevets favorise l’innovation en offrant à un inventeur un droit exclusif sur une invention nouvelle et utile pendant une période limitée, en échange de la divulgation de l’invention afin que la société puisse tirer profit de ces connaissances;
- Les communications « relatives à la protection d’une invention », au sens de l’article 16.1, ne s’étendent pas à une analyse visant à déterminer si un produit constitue une violation des droits de brevet d’un tiers. La législature n’a pas exprimé l’intention de lier le secret professionnel à toutes les communications entre les agents de brevets et leurs clients; (Soulignement ajouté)
- Un avis de non-contrefaçon n’est pas associé à la divulgation de l’invention et ne contribue pas à la négociation du brevet. Un avis de non-contrefaçon pour un produit peut indiquer un risque de litige, mais ne fait pas avancer la protection d’une invention, y compris l’obtention d’une protection de brevet.
Bien qu’il ne s’agisse que d’une décision du prothonotaire, les agents de brevets et de marques de commerce doivent être conscients de cette décision et se comporter en conséquence.
Les titulaires de permis doivent toujours garder à l’esprit que leurs obligations envers leurs clients concernant toutes les informations sont régies par la disposition du Code de déontologie sur la confidentialité :
- L’agent est tenu de maintenir la plus grande confidentialité relativement aux renseignements qui concernent les affaires et les activités de son client et dont il prend connaissance au cours de la relation professionnelle. Il ne peut communiquer aucun de ces renseignements à moins que le client ne l’ait expressément ou implicitement autorisé à le faire, que la loi ou une ordonnance d’un tribunal ne l’exige ou que le Code ne le permette ou ne l’exige.
En réponse à Janssen, certains diront que l’évaluation de la contrefaçon (ainsi que la validité du brevet) doit être une question liée à la « protection » d’une invention, et que, par conséquent, la décision est incorrecte. D’autres diraient que les clients ne souhaitent pas qu’une analyse de violation soit entreprise; il ne s’agit donc pas d’un élément intrinsèque de la protection et, compte tenu des faits, la décision est correcte.
Ce n’est que lorsque cette question sera examinée par la Cour à un palier supérieur qu’elle pourra être entièrement réglée.
En attendant, la décision semble créer des distinctions malheureuses entre les agents qui sont des avocats et ceux qui ne le sont pas. Les clients des premiers sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client, qui est plus large que la portée du secret professionnel entre l’agent et son client dans cette décision. Les agents non-juristes doivent en tenir compte lorsqu’ils s’engagent avec des clients dans des affaires qui dépassent le cadre de « toute affaire relative à la protection d’une invention. ». Si leurs conseils ou leurs communications ne relèvent pas de l’analyse de la présente décision, ils devront peut-être informer les clients qu’il se pourrait que les communications ne soient pas protégées et leur donner la possibilité de faire participer un avocat au processus de prestation de conseils pour s’assurer que les communications sont entièrement protégées.
