La norme de diligence requise est prescrite par la Loi sur les brevets. Toutefois, les décisions de la Cour fédérale interprétant et appliquant la norme de diligence requise méritent d’être prises en considération par les agent(e)s de brevets et les agent(e)s de marques de commerce, car elles énoncent un certain nombre de normes de pratique pertinentes pour les deux professions.
Le présent article vise à fournir aux titulaires de permis des orientations générales sur l’état actuel de la norme de diligence requise, ainsi que certains facteurs pertinents à prendre en considération, tels qu’énoncés par la Cour d’appel fédérale et dans le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce du CABAMC. Ces orientations ne remplacent pas l’obligation des titulaires de permis d’exercer en tout temps un jugement professionnel éclairé dans chaque affaire, dans l’intérêt supérieur de leurs client(e)s.
La norme de diligence requise dans la Loi sur les brevets
En vertu de la Loi sur les brevets, le défaut de paiement des frais de maintien en état d’un brevet ou d’une demande de brevet ou le défaut de demander un examen avant la date d’échéance prescrite déclenche l’envoi d’un avis du commissaire établissant une date d’échéance pour la prise de mesures manquées ainsi que le paiement de la surtaxe. Le(la) titulaire du brevet ou la personne demandeuse doit respecter la date limite fixée dans l’avis pour éviter que le brevet ne soit considéré comme expiré ou que la demande ne soit considérée comme abandonnée. Un brevet réputé expiré ou une demande réputée abandonnée en raison du non-respect de la date limite fixée dans l’avis peut voir son expiration réputée annulée ou être rétabli sur demande, si le commissaire détermine que le manquement est survenu malgré le respect de la diligence requise. Dans le cas d’un abandon présumé résultant d’un défaut de demande d’examen, l’exigence de diligence requise ne s’applique que si la demande de rétablissement est présentée plus de six mois après la date limite initialement prescrite.
L’OPIC a adopté une norme élevée pour déterminer si la diligence requise en l’espèce a été exercée. Sur plus de 300 décisions finales rendues par l’OPIC depuis 2019, moins de 15 % ont abouti à la conclusion que la diligence requise avait effectivement été exercée. L’OPIC a publié des observations expliquant les diverses raisons pour lesquelles la norme de diligence requise avait été jugée ne pas avoir été appliquée dans différents cas. Ces raisons sont les suivantes :
Point pertinent dans le temps – De nombreuses requêtes en rétablissement d’une demande ou d’annulation de la péremption d’un brevet ne fournissent aucune explication de ce qui a été fait après la réception de l’avis du commissaire. Si la requête en rétablissement ou d’annulation de la péremption réputée d’un brevet porte sur les raisons pour lesquelles la date d’échéance initiale a été ratée, le commissaire ne sera pas en mesure de décider que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
Non-intentionnalité– Certaines personnes demandeuses et titulaires de brevets supposent à tort qu’il suffit d’expliquer que la date d’échéance fixée par l’avis du commissaire a été dépassée par accident. L’exigence de « non-intentionnalité » ne s’applique qu’au rétablissement du droit de priorité, à l’entrée tardive dans la phase nationale et à certaines prolongations de délai.
Toutes les personnes autorisées doivent faire preuve de diligence requise– Comme nous le verrons dans la jurisprudence, toutes les personnes qui ont été autorisées par la personne demandeuse ou le(la) titulaire de brevet doivent avoir la diligence requise à ce que la mesure pertinente soit prise et le paiement de la surtaxe versé avant la date d’échéance de l’avis du commissaire. Par exemple, si un(e) titulaire de brevet étranger(-ère) demande à son agent(e) local(e) de retenir les services d’un(e) agent(e) de brevets canadien(ne) pour le(la) représenter devant l’OPIC, mais qu’il(elle) engage une entreprise de gestion des annuités pour payer la taxe de maintien en état, le(la) titulaire de brevet, les agent(e)s de brevets (de sa région et du Canada) et l’entreprise de gestion des annuités doivent tous démontrer que la diligence requise en l’espèce a été exercée. L’agent(e) canadien(ne) peut exercer ses activités dans une marge de manœuvre limitée puisqu’il(elle) n’est pas responsable du suivi des dates limites des frais de maintien en état ou du paiement des frais, mais lorsqu’un avis est reçu, il(elle) peut tout de même devoir transmettre l’avis à la partie appropriée.
La Cour d’appel fédérale a rendu des décisions importantes dans deux affaires concernant la norme de diligence requise : Taillefer v Canada (Procureur général), 2025 CAF 28 (en anglais seulement). Les décisions montrent comment le commissaire et les tribunaux continuent à développer la justification et les paramètres de la norme de diligence requise, et que les tribunaux ont des exigences très rigoureuses pour les personnes qui souhaitent s’appuyer sur la norme de diligence requise.
La décision Taillefer (Taillefer v Canada [Procureur général], 2025 CAF 28 [en anglais seulement])
Un(e) agent(e) de brevets avait pris l’habitude de communiquer avec son client, le titulaire de brevet, par courriel pour obtenir des directives quant au paiement de la taxe annuelle de maintien en état. Le filtre de courriel du titulaire du brevet a commencé à acheminer les courriels de l’agent(e) concernant la taxe de maintien en état dans le dossier de pourriels du titulaire de brevet, où ils ont été découverts bien après que le brevet ait été considéré comme expiré. Le commissaire a refusé d’annuler l’expiration présumée, estimant que l’agent(e) et le client n’avaient pas fait preuve de la diligence requise parce qu’ils ne s’étaient pas assurés d’utiliser un moyen de communication efficace.
À la suite de la demande de contrôle judiciaire présentée par la personne demandeuse, la Cour fédérale a confirmé cette décision du commissaire et conclu qu’il était raisonnable pour celui-ci d’attendre du titulaire du brevet qu’il s’assure que le système de communication établi entre lui et son agent(e) était fonctionnel afin de permettre la transmission de rapports et de directives, et que le titulaire de brevet et son agent(e) auraient dû envisager des mesures permettant d’éviter l’échec des communications. La Cour s’est dite d’accord avec le commissaire quant au fait que les agent(e)s doivent avoir des mécanismes de communication en place afin de toujours pouvoir communiquer efficacement avec leur clientèle. Étant donné le rejet par la Cour d’appel fédérale de l’appel du titulaire de brevet, la décision Taillefer confirme que les personnes qui s’appuient sur les dispositions relatives à la diligence requise de la Loi sur les brevets doivent maintenir des voies de communication principales et auxiliaires fiables pour éviter, selon la Cour d’appel fédérale, une bombe à retardement. En résumé, si vous n’obtenez aucune réponse à votre principal moyen de communication avec votre client(e), vous DEVEZ essayer un autre moyen.
La décision Matco Tools (Canada [Procureur général] c. Matco Tools Corporation, 2025 CAF 156)
Comme c’est souvent le cas pour les demandes de brevet canadien, la personne demandeuse s’est appuyée sur plusieurs parties pour gérer différents aspects de la demande de brevet, notamment un cabinet d’agent(e)s de brevet canadien comme représentant auprès de l’OPIC, un cabinet d’avocat(e)s local(e) américain et un fournisseur de services liés aux annuités. Comme la personne demandeuse avait fait appel au fournisseur de services liés aux annuités, elle a demandé au cabinet d’avocat(e)s américain de ne prendre aucune autre mesure concernant le paiement de la taxe de maintien en état. Le cabinet d’avocat(e)s américain a à son tour informé le cabinet d’agent(e)s canadien que la taxe de maintien en état serait gérée par un tiers.
Cependant, en raison d’une erreur de migration des données lorsque le fournisseur de services liés aux annuités a pris en charge le portefeuille de la personne demandeuse, cette demande particulière a été accidentellement omise, ce qui a finalement entraîné un défaut de paiement de la taxe de maintien en état. Le cabinet d’agent(e)s canadien a reçu un avis du commissaire concernant le défaut de paiement, qu’il a transmis au cabinet d’avocat(e)s américain. Puisque le cabinet américain avait reçu la directive de ne pas prendre de mesures quant à la taxe de maintien en état, il n’a pas envoyé l’avis à la personne demandeuse. Comme la personne demandeuse n’était pas au courant du défaut de paiement, la taxe de maintien en état n’a pas été payée et la demande a été réputée abandonnée.
Le commissaire a refusé de rétablir la demande, estimant (1) que l’erreur de migration des données qui a entraîné le non-respect de la date anniversaire n’était pas pertinente pour l’analyse de la diligence requise, car l’abandon aurait pu être évité par le traitement approprié de l’avis du commissaire; (2) qu’aucune explication satisfaisante n’avait été fournie pour justifier le fait que le cabinet d’avocat(e)s américain n’avait pas transmis l’avis; et (3) qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves que la personne demandeuse avait mis en place des mesures de protection suffisantes, telles qu’une formation adéquate du personnel, des systèmes de surveillance efficaces ou des méthodes de vérification et de contrôle de la qualité.
La Cour fédérale a accordé un contrôle judiciaire à la personne demandeuse, mais celui-ci a été annulé en appel, car la Cour n’avait pas suivi le raisonnement du commissaire et l’analyse de la diligence requise effectuée par ce dernier était jugée raisonnable. En accueillant l’appel du commissaire, la Cour d’appel fédérale a fourni des indications interprétatives utiles aux agent(e)s et aux client(e)s :
- La Loi sur les brevets exige qu’une personne demandeuse fournisse les raisons pour lesquelles elle a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon; dans cette affaire, la mesure qui aurait dû être prise était le paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe avant la date limite fixée dans l’avis du commissaire. Il était donc approprié que le commissaire ne tienne pas compte des circonstances entourant la date d’anniversaire manquée et se concentre sur les événements survenus après l’envoi de l’avis.
- Pour avoir un effet pratique, l’obligation d’exercer la diligence requise doit s’appliquer au(à la) destinataire d’un avis du commissaire. Un(e) agent(e) de brevets nommé(e) dans le cadre d’une demande de brevet est le point de contact désigné pour l’OPIC, et, par conséquent, l’obligation d’exercer la diligence requise s’applique à lui(elle).
La Cour d’appel fédérale a également fourni des indications aux agent(e)s de brevets qui reçoivent des instructions d’intermédiaires ou qui ont une marge de manœuvre limitée, comme dans le cas de l’affaire Matco. Il peut y avoir des situations où l’agent(e) canadien(-ne) nommé(e) doit transmettre les avis du commissaire, même s’il(elle) a reçu pour instruction de ne pas le faire. Aux paragraphes 45 à 48 de la décision, la Cour d’appel fédérale a examiné les obligations du cabinet d’agent(e)s canadien et du cabinet d’avocat(e)s américain :
[45] En outre, la réponse à la question de savoir si l’obligation pour les demandeurs de faire preuve de diligence s’étendait aux autres représentants, tels que Hahn [le cabinet américain], ne sert pas la cause de Matco. Si Hahn n’était pas tenue de faire montre de diligence, il conviendrait de se demander si Ridout [le cabinet canadien] a fait acte de diligence en envoyant l’avis uniquement à Hahn, et pas à Matco. Comme il est précisé dans la décision du commissaire et au chapitre 9.04.03 du RPBB, la question de l’exercice de la diligence requise repose sur la question de savoir si le demandeur (ou en l’espèce, l’agent) « a pris toutes les mesures qu’un demandeur raisonnablement prudent aurait prises ». On peut difficilement imaginer que Ridout pourrait remplir cette exigence en transmettant l’avis à quelqu’un qui n’était pas Matco (le demandeur) et qui n’était pas luimême tenu d’informer Matco de l’avis. Ridout a précisé qu’elle n’avait aucun contact direct avec Matco, et qu’il s’agissait précisément de la raison pour laquelle elle avait transmis l’avis à Hahn. Mais un agent prudent n’agirait ainsi que s’il s’attendait à ce que Hahn fasse le nécessaire pour que Matco soit informée de l’avis.
[46] En fin de compte, soit Hahn n’a pas fait preuve de diligence en ne transmettant pas l’avis à Matco, soit Ridout n’a pas fait preuve de diligence en transmettant l’avis à quelqu’un dont on ne pouvait s’attendre à ce qu’il le transmette à Matco.
[48] La décision du commissaire fournit peu de détails sur le raisonnement ayant conduit ce dernier à élargir l’obligation de diligence aux agents et autres représentants de Matco, mais ce n’est pas le cas du RPBB et des Directives de l’OMPI. Tel qu’il est signalé plus haut, le chapitre 5.08 du RPBB précise que le Bureau enverra toute correspondance destinée à un demandeur à son agent de brevets, si un agent a été nommé. Il est logique de conclure qu’on s’attend à ce que cet agent transmette à tout le moins cette correspondance au demandeur afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent. Il est également logique que l’envoi de toute correspondance au cabinet d’avocats américain du demandeur (plutôt qu’au demandeur lui‑même) constitue un exercice de la diligence requise, à condition que le cabinet d’avocats américain ait le devoir correspondant d’au moins transmettre la correspondance au demandeur.
Principaux points à retenir de ces décisions
Les deux décisions de la Cour d’appel fédérale définissent une exigence fondamentale de la norme de diligence requise : un(e) agent(e) de brevets canadien(-ne) nommé(e) est tenu(e) de transmettre l’avis du commissaire ou, à tout le moins, de signaler l’événement au donneur d’instruction. De plus, les agent(e)s de brevets canadien(-ne)s doivent prendre des mesures pour s’assurer que la personne demandeuse ou le(la) titulaire du brevet final reçoive le message, bien que les mesures à prendre dépendent des circonstances.
La jurisprudence ne permet toujours pas de déterminer clairement le niveau d’explication qui doit être fourni au donneur d’instruction, au(à la) titulaire de brevets ou à la personne demandeuse, mais ne rien faire compte tenu des restrictions imposées par un mandat limité ne sera probablement pas suffisant.
Existe-t-il un équivalent de la norme de diligence requise pour les agent(e)s de marques de commerce?
La législation sur les marques de commerce ne prévoit aucune disposition en matière de diligence requise ni de règles en ce qui concerne les délais non respectés ou le rétablissement de demandes. Cependant, les principes généraux auxquels se réfèrent les tribunaux fédéraux devraient également être pris en considération par les agent(e)s de marques de commerce. Les exigences en matière de taxes de maintien en état de la Loi sur les brevets sont similaires aux dispositions relatives au renouvellement des marques de commerce, en ce sens que lorsqu’une période initiale ou de renouvellement expire que le paiement soit versé, le(la) registraire doit envoyer un avis fixant une date d’échéance pour le retard de paiement. Les principes découlant de l’interprétation de la norme de diligence requise fournissent donc des indications utiles pour le renouvellement des marques. De plus, les exigences en matière de diligence requise sont conformes aux exigences générales du Code de déontologie du CABAMC décrites dans la section suivante.
Le Code de déontologie des agents de brevets et des agents de marques de commerce du CABAMC
Le Code de déontologie du CABAMC fournit des conseils utiles pour aider les agent(e)s de brevets et les agent(e)s de marques de commerce à maintenir des normes de pratique appropriées afin d’éviter les circonstances qui ont donné lieu aux décisions en question.
Partie 1 – Compétence – La règle 1(2)a) établit l’obligation de prêter attention aux intérêts de vos client(e)s et de mettre en œuvre les dossiers, les systèmes et les méthodes appropriés afin d’exercer vos activités professionnelles. La règle 1(4) prévoit ce qui suit :
« L’agent doit maintenir des méthodes administratives et des systèmes appropriés, y compris tout système visant à respecter les délais dans les dossiers des clients ainsi qu’à gérer et à tenir à jour les affaires des clients, sans leur causer préjudice. »
- Partie 4 – Qualité du service – Cette règle prévoit ce qui suit :
« L’agent doit communiquer de façon efficace avec le client. La notion d’efficacité peut varier selon la nature du mandat, les besoins et les connaissances du client ainsi que la nécessité pour le client de prendre des décisions éclairées et de donner des directives. »
Le commentaire 4(6) précise que « L’agent communique de manière efficace et opportune au cours de toutes les étapes de l’affaire ou de la transaction du client. »
- Partie 6 – Retrait de services – Cette règle traite des circonstances dans lesquelles un(e) agent(e) se retire ou est dessaisi(e) d’une affaire. Lorsqu’un(e) agent(e) est avisé(e) qu’il(elle) n’est pas responsable du maintien en état ou des renouvellements, il(elle) est effectivement déchargé(e) de cet aspect de l’affaire, même s’il(si elle) reste l’agent(e) officiel(e) à d’autres fins.
Rule 6(5) provides that when an agent withdraws or is discharged from a matter, but receives an official communication to which a response must be filed to avoid abandonment, the agent must still endeavour to report the official communication in a timely manner so as to avoid prejudice to the client, and to permit the client to take appropriate steps to safeguard their rights.
La règle 6(5) précise que si « l’agent se retire d’une affaire ou en est dessaisi et qu’il reçoit une communication officielle relativement à l’affaire et pour laquelle une réponse doit être donnée pour éviter un abandon de l’affaire, il doit s’efforcer de joindre rapidement l’ancien client pour l’informer de cette communication officielle afin d’éviter de lui causer un préjudice et de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits dans l’affaire. »
Il existe clairement une corrélation étroite entre la norme de diligence requise établie par l’OPIC, les tribunaux fédéraux et le Code de déontologie du CABAMC.
Conseils de pratique exemplaire
La gestion des délais importants, notamment en ce qui concerne le paiement des taxes, est essentielle dans la pratique des agent(e)s de brevets et des agent(e)s de marques de commerce. Voici quelques conseils pratiques qui pourraient vous aider à cet égard :
- Obtenez les coordonnées complètes des client(e)s, y compris leur adresse postale, leurs adresses courriel et tous leurs numéros de téléphone dès le début de votre mandat afin de garantir le maintien d’une communication efficace. Indiquez clairement aux client(e)s qu’il leur incombe de s’assurer que vous disposez toujours de leurs coordonnées à jour.
- Établissez avec vos client(e)s des mandats de représentation écrits qui définissent les attentes en matière de communication et détaillent les raisons pour lesquelles il est important que vous puissiez communiquer efficacement et ce qui peut arriver en cas de problèmes de communication.
- Confirmez par écrit toutes les instructions de vos client(e)s, y compris les indications concernant la personne qui vous donnera les instructions, la personne à qui vous devrez rendre compte, les méthodes de communication et tout changement apporté à ces indications.
- De même, confirmez par écrit les instructions du(de la) client(e) concernant votre rôle dans le suivi, le rappel et le paiement des frais de maintien en état et de renouvellement. Dans le cas des brevets, reconfirmez ces réponses lors de la délivrance, car certain(e)s client(e)s peuvent souhaiter transférer la responsabilité de l’agent(e) à un fournisseur de services liés aux annuités à ce stade. Indiquez les mesures que vous prendrez et celles que vous ne prendrez pas si un(e) client(e) ne fournit pas de directives ou n’effectue pas les paiements requis, ainsi que le risque et les conséquences d’abandon d’une demande.
- Si vous avez des difficultés à obtenir des directives d’un(e) client(e) au moyen de votre méthode de communication habituelle, essayez d’utiliser d’autres moyens de communication. Si le(la) client(e) ne répond pas à vos courriels, essayez de l’appeler ou de lui envoyer une lettre pour lui demander des directives. Ne présumez pas que le silence de vos client(e)s est intentionnel!
- Lorsque vous êtes l’agent(e) inscrit(e) au dossier, vous avez un rôle important à jouer pour veiller au respect des délais. Une bonne pratique consiste à avertir la personne demandeuse, le(la) titulaire du brevet ou la personne inscrite (directement ou par l’intermédiaire d’un donneur d’instructions) de tout avis de fixation de date d’échéance émanant de l’OPIC.
- Les agent(e)s agissant dans une marge de manœuvre limitée doivent savoir que lorsqu’ils agissent en tant qu’agent(e)s inscrit(e)s au dossier, ils(elles) peuvent avoir à prendre des mesures qui dépassent la portée de leur mandat dans certaines situations. Dans les cas où les agent(e)s ne sont pas responsables du paiement des frais, si l’agent(e) inscrit(e) reçoit un avis, son inaction ne suffit pas. Comme indiqué ci-dessus, bien qu’il soit recommandé d’alerter le(la) titulaire du brevet ou la personne inscrite, les méthodes pour tenter de le faire dépendront de la situation. Les agent(e)s inscrit(e)s au dossier qui se trouvent dans de telles situations peuvent envisager de soumettre une demande de renseignements sur la déontologie au CABAMC. Les agent(e)s inscrit(e)s au dossier peuvent également envisager de communiquer avec leur assureur en responsabilité civile professionnelle afin de déterminer s’il existe des directives spécifiques pour leur situation.
Comme toujours, ces lignes directrices sont fournies par le CABAMC à titre de ressource supplémentaire uniquement pour les titulaires de permis. Elles ne doivent pas remplacer leur jugement professionnel dans toutes les circonstances pertinentes.